Kiinan tavaramerkkilaki muuttuu: yrityksiltä vaaditaan nopeutta ja aktiivisuutta

Kiinan tavaramerkkilaki muuttuu 1.1.2027. Kyseessä on yksi merkittävimmistä uudistuksista paikalliseen tavaramerkkilakiin. Muutoksen myötä Kiinan tavaramerkkilainsäädännön painopiste siirtyy korostamaan tavaramerkin käytön vaatimuksia sekä suitsimaan tavaramerkkien hamstraamista. Muutokset ovat merkityksellisiä paitsi Kiinassa jo toimiville yrityksille myös niille, jotka suunnittelevat markkinoille laajentumista tulevaisuudessa. Kiinan first-to-file-järjestelmän vuoksi tavaramerkkioikeuksien ennakoiva suojaaminen on edelleen erityisen tärkeää.

Olemme koonneet tähän artikkeliin käytännönläheisesti seikkoja, joita tavaramerkin haltijoiden ja Kiinan markkinoilla toimivien yritysten kannattaa tietää tulevista muutoksista.

Lyhentynyt väiteaika

Tavaramerkin haltijoiden kannalta yksi olennaisin muutos uuden lain myötä tulee olemaan lyhentynyt väiteaika. Aikaisemmin väiteaika on ollut kolme kuukautta, mutta uudistuksen myötä se lyhenee kahteen kuukauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaramerkin haltijoiden on reagoitava samankaltaisiin tavaramerkkihakemuksiin entistä nopeammin, sillä väite on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hyväksytty tavaramerkkihakemus on julkaistu. Uudistuksen tarkoituksena on tehostaa rekisteröintiprosessia ja lyhentää sen kestoa.

Ilman aktiivista tavaramerkkivalvontaa voi olla riski, että samankaltainen merkki rekisteröidään, kun väiteaika on aiempaa lyhyempi.

Internetkäyttö nyt virallisesti hyväksyttävää merkin käyttöä

Kiinassa merkkiä tulee käyttää kolmen vuoden kuluessa rekisteröinnistä. Uuden lain myötä merkin käytöksi voidaan osoittaa hyväksyttävästi myös se, että merkkiä on käytetty verkossa. Esimerkiksi verkkokaupassa käytetty tavaramerkki tai kaupallisessa livestriimissä tuotteiden yhteydessä esitetty merkki voi jatkossa riittää täyttämään merkin käyttövaatimuksen.

Muutos tulee siten helpottamaan ja parantamaan tavaramerkin haltijoiden asemaa, kun nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa tavaramerkkejä käytetään yhä enemmän digitaalisilla alustoilla. Muutos on erityisen merkityksellinen verkkokauppaa harjoittaville yrityksille ja digitaalisissa kanavissa toimiville brändeille, joiden tavaramerkkejä käytetään yhä useammin verkossa.

Viranomaisten nostama käyttämättömyyskanne ja passiiviset merkit

Uudistuksen jälkeen myös Kiinan patenttiviranomainen voi jättää käyttämättömyyskanteen merkkiä vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jos merkkiä ei ole käytetty kolmen vuoden kuluessa rekisteröinnistä tai käyttämättömyydelle ei ole hyväksyttävää syytä, merkin rekisteröinti voidaan menettää. Aikaisemmin käyttämättömyyskanteen on voinut nostaa vain ulkopuolinen kolmas taho, mutta uudistuksen myötä viraston ei enää tarvitse odottaa, että kolmas osapuoli nostaa käyttämättömyyskanteen.

Lisäksi loukkaajan ei välttämättä tarvitse maksaa lainkaan korvauksia siinä tapauksessa, että merkin haltija ei pysty toimittamaan hyväksyttävää näyttöä merkin käytöstä väitettyä loukkausta edeltävältä kolmelta vuodelta eikä pysty osoittamaan, että todellista vahinkoa on tapahtunut.

Näiden uudistusten tarkoituksena on siistiä tavaramerkkirekisteriä passiivisista tavaramerkeistä ja kannustaa oikeuksien haltijoita aktiivisempaan tavaramerkkien kaupallistamiseen.

Muutos korostaa sitä, että pelkkä merkin rekisteröinti ei riitä, vaan merkkiä tulee myös käyttää aktiivisesti. Esimerkiksi vain varmuuden vuoksi rekisteröity mutta käyttämätön merkki voi jatkossa poistua rekisteristä ilman, että kilpailijat erikseen haastavat sitä.

Tavaramerkkien haltijoiden kannattaakin oma-aloitteisesti kerätä näyttöä merkin käytöstä, jolloin merkin käytön osoittaminen on helpompaa, kun ajallisesti relevanttia todistelua merkin käytöstä on kerätty systemaattisesti.

Ennakoivat hakemukset ja rangaistus vilpillisistä hakemuksista

Kiinassa noudatetaan first-to-file-järjestelmää, jossa pääsääntöisesti tavaramerkin saa rekisteröityä se taho, joka hakee sitä ensin. Ennakoivat (pre-emptive) tavaramerkkihakemukset voivat olla joko vilpittömiä tai vilpillisiä.

Vilpittömällä ennakoivalla hakemuksella tarkoitetaan tavanomaista tilannetta, jossa yritys hakee tavaramerkkiä Kiinassa, koska se suunnittelee liiketoimintaa Kiinan markkinoilla.

Kiinan first-to-file-järjestelmä osoittautuu kuitenkin ongelmalliseksi silloin, jos jokin taho jättää vilpillisen ennakoivan tavaramerkkihakemuksen. Tällä tarkoitetaan erityisesti tilanteita, joissa kolmas taho hakee Kiinassa tavaramerkkiä, jota alkuperäinen oikeudenhaltija ei ole vielä suojannut paikallisesti, ja pyrkii hyötymään kyseisen brändin tunnettuudesta (trademark squatting). Lisäksi vilpillisillä hakemuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia hakemuksia, joiden merkkejä ei selvästikään ole tarkoitettu käytettäväksi tai hakemusten määrä ylittää selkeästi ”tavallisen yritystarpeen”.

Uuden lain myötä tällaisia vilpillisiä hakemuksia jättävät tahot saavat aiempaa kovemman rangaistuksen. Aikaisemmin tällaiset hakemukset on vain hylätty, mutta uudistuksen myötä hakemuksen hylkäämisen lisäksi hakijalle voidaan langettaa noin 13 000 €:n (100 000 RMB) sakko. Vilpilliseen toimintaan on mahdollisuus puuttua väitemenettelyn lisäksi myös mitätöintimenettelyllä.

Tarkoituksena on siis karsia tavaramerkkien hamstraamista ja trademark squatting -tilanteita. Uudistus koskee myös sitä, että merkkiin sisältyy perusteetta jokin maantieteellinen tunnus tai merkki muistuttaa Kiinassa jo aiemmin laajalti tunnettua merkkiä.

Liikkuvat tavaramerkit

Uusi laki tulee sallimaan myös ”dynaamiset merkit”, joita kutsutaan myös liikkuviksi tavaramerkeiksi. Esimerkiksi Suomessa Nokia on rekisteröinyt liikkuvaksi tavaramerkiksi tunnetun animaation, jossa kaksi kättä yhdistyy puhelimen näytöllä laitteen käynnistyessä. Tuoreempana esimerkkinä voidaan mainita EU:ssa rekisteröity Telia-yhtiöiden käyttämä liikkuva, värikäs muotoelementti, joka muodostaa brändin visuaalisen ilmeen keskeisen osan.

Muutoksen tarkoituksena on mukauttaa Kiinan nykyjärjestelmää lähemmäksi digitaalista taloutta, kun useampi ei-perinteinen tavaramerkki on mahdollista rekisteröidä. On kuitenkin huomattava, että liikkuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arviointi tulee todennäköisesti olemaan tiukkaa. Tavaramerkin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu erottaa yhden elinkeinonharjoittajan tavarat ja palvelut muiden vastaavista tuotteista ja palveluista.

Harhaanjohtavat merkit

Harhaanjohtavien merkkien hakijoille ja käyttäjille on luvassa uusia rangaistuksia. Muutoksen myötä harhaanjohtavan merkin hakijalle voidaan langettaa enintään noin 13 000 €:n (100 000 RMB) suuruinen sakko.

Lisäksi yrityksille, jotka käyttävät rekisteröityjä tavaramerkkejään harhaanjohtavalla tavalla, voidaan määrätä sakko, jonka suuruus määräytyy virheellisestä käytöstä saadun taloudellisen hyödyn perusteella. Tällainen rekisteröidyn merkin käyttö voi johtaa kyseisen rekisteröinnin menettämiseen.

Esimerkiksi tavaramerkkiä, joka antaa virheellisen kuvan tuotteen alkuperästä, valmistustavasta tai ominaisuuksista, kuten viittaus käsintehtyyn tai luomutuotantoon ilman todellista perustetta, voidaan pitää harhaanjohtavana ja se voi johtaa seuraamuksiin. Lisäksi uudistus tuo kenelle tahansa mahdollisuuden ilmoittaa viranomaisille tällaisesta tavaramerkin harhaanjohtavasta tai muutoin laittomasta käytöstä tai loukkauksesta.

Vahingonkorvausten näyttövaatimus madaltuu ja käyttöaika tarkentuu

Muutoksen jälkeen rangaistusluonteisten vahingonkorvausten määrä pysyy samana eli 1–1,5-kertaisena todellisiin aiheutuneisiin vahinkoihin nähden. Lisäksi lakisääteisen korvauksen maksimimäärä pysyy samana eli noin 650 000 €:ssa (5 miljoonaa RMB), kun todellisia menetyksiä, saamatta jääneitä lisenssimaksuja tai loukkaajan voittoja ei pystytä määrittämään tarkasti.

Muutoksen myötä korvauksen saamisen kynnystä kuitenkin laskettiin korvaamalla ”pahantoisuuden” kriteeri ”tahallisuuden” kriteerillä. Näin ollen oikeudenhaltijoiden on helpompi osoittaa oikeutensa vahingonkorvauksiin, kun pahantahtoisuuden sijaan riittää vain loukkaajan tahallisuuden osoittaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oikeudenhaltijan on helpompi saada korvauksia, koska näyttövaatimukset ovat kevyemmät kuin aiemmin.

Lisäksi lakiin on tarkennettu, että loukkaustapauksissa tavaramerkkiä on tullut käyttää väitettyä loukkausta edeltäneiden kolmen vuoden aikana. Aikaisemmin säännös viittasi yleisesti viimeisiin kolmeen vuoteen, mutta jatkossa laissa korostetaan nimenomaisesti sitä, että käyttöä koskevan näytön tulee olla ajallisesti yhteydessä väitettyä loukkausta edeltävään ajanjaksoon.

Laajalti tunnetut merkit

Lakiuudistuksen myötä rekisteröimättömät laajalti tunnetut tavaramerkit voivat saada luokkarajat ylittävän suojan. Tällöin tavaramerkin haltija voi vedota merkin tunnettuuteen ja vastustaa tavaramerkkihakemuksia myös silloin, kun hakemuksen kattamat tavarat tai palvelut poikkeavat omista tuotteista tai palveluista. Tämä vahvistaa merkittävästi laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden asemaa Kiinassa. Tavaramerkin laajalti tunnettu asema voidaan vahvistaa myös sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa liittyvien riitojen yhteydessä.

Todistustaakka säilyy kuitenkin lakimuutoksesta huolimatta korkeana, minkä vuoksi tavaramerkin rekisteröinti on edelleen ensisijainen ja varmin tapa suojata oikeudet Kiinassa. Rekisteröidyn oikeuden merkitystä havainnollistaa hyvin luksuskenkäsuunnittelija Manolo Blahnikin tavaramerkkikiista Kiinassa. Vaikka Manolo Blahnik oli jo kansainvälisesti tunnettu brändi, sen tavaramerkkiä ei ollut rekisteröity Kiinassa, kun kolmas osapuoli rekisteröi identtisen MANOLO BLAHNIK -tavaramerkin vuonna 1999. Seurannut oikeuskiista jatkui yli kaksi vuosikymmentä, kunnes Kiinan korkein oikeus katsoi rekisteröinnin loukanneen Manolo Blahnikin oikeutta omaan nimeensä ja määräsi rekisteröinnin kumottavaksi. Tapaus osoittaa, että myös kansainvälisesti tunnetut brändit voivat joutua pitkiin ja kalliisiin oikeusprosesseihin, jos tavaramerkkiä ei rekisteröidä Kiinassa riittävän varhaisessa vaiheessa.

Poliittiset merkit ehdottomien esteiden listalle

Uuden lain myötä ehdottomien rekisteröintiesteiden lista laajentuu koskemaan kaikkia tavaramerkkejä, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia Kiinan kommunistisen puolueen nimen, lipun, tunnuksen, mitalien, merkittävien teoreettisten saavutusten tai historiallisten tapahtumien kanssa. Tällaisten elementtien käyttö ja rekisteröinti ovat uudistuksen myötä täysin kiellettyjä.

Mitä yritysten kannattaa tehdä nyt?

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä yritysten kannalta? Yritysten on syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota tavaramerkkien aktiiviseen käyttöön Kiinassa, seurata uusia hakemuksia ja reagoida niihin nopeasti. Lisäksi yritysten kannattaa varmistaa, että merkkejä käytetään tavalla, joka ei ole harhaanjohtavaa, ja että rekisteröintistrategia vastaa todellisia liiketoimintatarpeita. Monet uudistuksista korostavat ennakoivan tavaramerkkistrategian merkitystä, mikä on erityisen tärkeää Kiinan first-to-file-järjestelmässä, jossa etusija annetaan lähtökohtaisesti ensimmäiselle hakijalle.

Me Papula-Nevinpatissa tarjoamme tavaramerkkien valvontapalveluita, jotka helpottavat yritysten arkea. Asiantuntijamme käyvät valvontailmoitukset läpi ja arvioivat ammattitaitoisesti, mihin hakemuksiin on tarpeen puuttua. Näin yritys voi säästää omia resurssejaan, erityisesti aikaa, ja keskittyä omaan liiketoimintaansa.